首先，即便涉案雙方存在商標注冊糾紛，但是，商標糾紛的一方當事人(印尼PT ADI公司)根本不是本案(民事糾紛)的當事人，在該當事人并未參與案件審理未提出任何抗辯的情況下，我國法院憑什么去判斷其注冊是誠信不誠信，惡意不惡意？即便是惡意注冊，但是該商標注冊糾紛無疑只有印尼法院享有管轄權(quán)，而中國法院鞭長莫及，以中國《商標法》為依據(jù)去審查國外注冊的商標是否合法更難以成立，因為同一個商標在不同國家的知名度不一定相同，一個商標在外國有知名度在中國不一定有知名度，反過來也是如此。中國法院絕不應該去保護一個外國馳名商標，而要求外國法院保護中國馳名商標同樣也不可能實現(xiàn)——這是商標權(quán)的地域性所決定了的，全世界還沒有一個國家的法院可以對他國的商標注冊糾紛行使管轄權(quán)的。而本案的基本事實是：印尼PT ADI公司1987年在印尼注冊的“東風”商標于2009年被印尼最高法院再審維持注冊。所以，從法理上說，基于商標權(quán)的地域性，江蘇高級人民法院沒有必要在本國民事侵權(quán)糾紛案件中考慮一個國外注冊商標的合法性或正當性；從事實上講，即使要考慮被告使用的商標在國外是否享有合法權(quán)利，印尼最高人民法院的判決也已經(jīng)做出了肯定的最后回答，江蘇高級人民法院沒有權(quán)利去否定該商標在印尼注冊的合法性和正當性。因此，假如說國外的商標權(quán)需要得到考慮和尊重，那么，印尼最高人民法院的判決結(jié)論就應該得到尊重，江蘇高級人民法院在沒有經(jīng)過全面審理的情況下怎么能一定“有理由相信”一個國外已經(jīng)是合法注冊的商標就是“惡意搶注”呢？總不能一邊說要考慮外國商標權(quán)的正當性，一邊又根本不顧及該國法院已經(jīng)確認了該商標的合法性，這顯然是自相矛盾的。事實上，根據(jù)最高人民法院的判決，一方使用的商標是否惡意搶注，與涉外定牌加工行為是否構(gòu)成商標侵權(quán)，并不存在因果關(guān)系，在“PRETUL”案中，被告亞環(huán)公司稱原告受讓的商標屬于許浩榮惡意搶注墨西哥“PRETUL及橢圓圖形”商標，但最高人民法院在沒有認定原告使用的商標屬于惡意搶注的情況下，依然判決被告的涉外定牌加工行為不構(gòu)成侵權(quán)。 而如果按照江蘇高級人民法院的觀點，“對于國內(nèi)商標權(quán)人涉嫌惡意搶注境外商標，……所有貼牌加工產(chǎn)品均出口的，國內(nèi)商標權(quán)人亦不能阻卻國內(nèi)加工企業(yè)從事涉外定牌加工業(yè)務”，顯然“國內(nèi)商標權(quán)人惡意搶注境外商標”成為國內(nèi)加工企業(yè)不構(gòu)成侵權(quán)的關(guān)鍵因素，這樣的話，涉外定牌加工商標侵權(quán)糾紛案件的爭議焦點問題從是否構(gòu)成侵權(quán)變成了商標權(quán)是否具有正當性的問題，這恐怕是有點荒唐的。因此，江蘇高級人民法院的這個裁判邏輯也難說和最高人民法院的邏輯是一致的。 如前所述，美國法院對于域外商標侵權(quán)行為的管轄以及美國商標法對于域外商標侵權(quán)行為的適用有著一定限制和適用條件，比如，被告在境外實施的行為對美國商業(yè)產(chǎn)生了實質(zhì)性影響，于是，一些涉及在美國生產(chǎn)制造而出口到美國境外銷售商品的商標侵權(quán)糾紛案件中，被控侵權(quán)的被告反而會以涉案商品只是在美國境外銷售，所以“不會對美國商業(yè)產(chǎn)生實質(zhì)性影響”為理由，提出美國法院不能對此進行管轄以及美國商標法無法適用于這樣的案件的侵權(quán)抗辯。這似乎確實就把在美國生產(chǎn)并出口的商品是否會侵犯美國商標權(quán)的問題，與所謂的美國商標法域外適用問題聯(lián)系了起來。 在美國法院審理的涉及商標法域外適用的案件中，《涉外定牌加工商標侵權(quán)問題新探 ——以商標法域外適用為視角》一文中提到的1983年American Rice, Inc. 訴Arkansas Rice Growers Co-op. Ass’n案，被告涉嫌侵權(quán)的行為確實屬于涉外定牌加工的情形。該案案情是這樣的： 原告美國大米公司(ARI，位于德克薩斯)和被告阿肯薩斯大米種植者合作社(Riceland)都是美國農(nóng)民進行市場營銷的合作組織，都將美國大米加工、包裝后出口到沙特阿拉伯銷售。美國Blue Ribbon Mills公司自1966年開始就將帶有“Abu Bint” (文字商標，阿拉伯語“女孩”的意思)以及女孩形象(圖形商標)的大米銷往沙特阿拉伯。原告在1975年收購了這家公司并受讓了上述商標，上述女孩形象的圖形商標在聯(lián)邦注冊，“Abu Bint”文字商標(包括英文和阿拉伯文)在德州注冊；原告從1972年起試圖在沙特注冊“Abu Bint”商標，被沙特商標局駁回(還在法院審理中)；沙特不識字的公眾主要根據(jù)女孩圖案(由紅、黃、黑三色組合)識別來自ARI的大米。 1978年被告開始向沙特阿拉伯出口銷售“Bint-al-Arab(即阿拉伯女孩)”牌的大米。該品牌名稱是沙特經(jīng)銷商Alamoudi創(chuàng)立的，但被告享有在沙特以外的獨占使用權(quán)。一開始，這個大米包裝的主要顏色是“綠、黃、黑”，但是1981年，根據(jù)Alamoudi的要求，Riceland將顏色搭配改成了“紅、黃、黑”，與ARI公司的近似。這樣，沙特的商人、裝卸工人和消費者常常把“Bint-al-Arab”大米與原告的“Abu Bint”相混淆，甚至Alamoudi告訴其客戶兩者是同一個大米。 從上述描述來看，被告Riceland公司根據(jù)沙特經(jīng)銷商的要求在美國境內(nèi)生產(chǎn)加工涉案的“Bint-al-Arab”大米出口到沙特銷售——這一點與我們通常所說的涉外定牌加工出口的表現(xiàn)是一致的。該案的原告ARI公司于1981年10月5日向地方法院起訴被告Riceland公司違反了美國商標法關(guān)于制止來源混淆(false designation of origin)的規(guī)定，同時違反《德克薩斯州欺騙性商業(yè)行為法》(Texas Deceptive Trade Practice Act)構(gòu)成商業(yè)欺詐行為。經(jīng)過證據(jù)聽證，1982年3月2日審理該案的地方法院同意了原告頒發(fā)初始禁令(preliminary injunction)的請求：禁止被告在其涉案大米的銷售、包裝、出口和宣傳中以任何方式直接或間接使用涉案商標近似的文字和圖案。 根據(jù)美國商標法，在判定是否構(gòu)成商標侵權(quán)時，一般都要分析被告的行為是否“容易導致混淆”(likely to cause confusion)，因此，審理該案的地方法院法官在說明其頒發(fā)初始禁令的理由中指出：“有證據(jù)表明存在實際混淆”(There is some evidence of actual confusion)。由于涉案的商品是銷往沙特阿拉伯的，因此，這里所謂的“實際混淆”實際上是指“這種使用會導致沙特阿拉伯的消費者產(chǎn)生混淆，以至于相信或認為Riceland公司的大米與ARI公司有關(guān)或是ARI公司提供的”。因此，從表面上看，該地方法院似乎是對美國境外的商標侵權(quán)行為實施了管轄，并依據(jù)美國商標法頒發(fā)了禁令。于是，被告提起上訴說：“地方法院認為對本案有權(quán)依據(jù)《蘭姆法》頒發(fā)禁令并認為不能適用‘不方便審理的法院原則’(Forum non conveniens)，這是錯誤地適用了法律”。 但是，美國聯(lián)邦第五巡回上訴法院在審理這個上訴案時認為地方法院的決定并沒有錯，并針對被告的上訴理由進行了分析和反駁。 首先，被告在美國境內(nèi)實施的商業(yè)行為受美國商標法的規(guī)制。雖然如被告所言，“涉嫌侵權(quán)的大米最終銷售地是在沙特阿拉伯，這些大米也并沒有返銷回美國”，但是該法院的判決指出：《蘭姆法》賦予商標注冊人對任何人……“在商業(yè)活動中使用”(use in commerce)——即似是而非地模仿一個注冊商標的行為提起一項民事訴訟的權(quán)利，如果是涉及對商品的銷售、許諾銷售或配送。該判決還指出：被告在沙特的銷售行為對于美國商業(yè)的影響并非是微不足道的。因為被告的每一個行為，從大米的加工和包裝到運輸和配送，都是屬于商業(yè)行為(activities within commerce)，而被告在沙特的銷售行為，必然影響原告——因為原告的大米也是在美國加工、包裝、運輸和配送的。這些商業(yè)行為無疑都受到美國國會頒布法律的規(guī)制。僅僅因為非法行為的最終完成(consummation)是在外國國土上，并不足以支持被告的主張。可見，被告加工生產(chǎn)侵犯商標權(quán)的商品并出口到國外銷售的行為并非不受美國法律的管轄，恰恰相反，因為如前所述，即便侵權(quán)商品不是在美國生產(chǎn)而是在國外生產(chǎn)和銷售的情況下，如果這種行為會對美國的商業(yè)產(chǎn)生實質(zhì)性影響，美國法院都有可能依據(jù)美國商標法判決該行為侵權(quán)，那么，在涉嫌侵犯商標權(quán)的產(chǎn)品是在美國生產(chǎn)加工的情況下——即該商標是在美國境內(nèi)的“商業(yè)活動中使用”(uses in commerce)，這時，就算涉案商品是出口到美國境外銷售，無疑美國法院可以依據(jù)美國商標法判定其侵權(quán)的。因此，在這種情況下，與其說這是美國法院對境外發(fā)生的侵權(quán)行為實施域外管轄，不如說是依據(jù)美國商標法對被告在美國境內(nèi)商業(yè)活動中使用他人商標的侵權(quán)行為進行審理。 其次，即便被告在美國境外(沙特)使用涉案標識不違法，也不足以排斥美國法的適用。被告Riceland主張: 原告的商標“Abu Bint”也尚未在沙特阿拉伯注冊，而Alamoudi已經(jīng)在沙特使用自己的“Bint al-Arab”商標不止一年，根據(jù)沙特阿拉伯的法律，Alamoudi享有使用該商標的平行權(quán)利(concurrent right)，被告自然也是如此。由于Riceland在沙特阿拉伯的行為并未違法，因此美國地方法院不應該頒發(fā)禁令，否則就會與外國法相沖突。對此，上訴法院的判決指出：一方面，被告的理由最多表明在沙特有權(quán)使用該商標的是Alamoudi，而不是被告自己，因為根據(jù)被告自己翻譯的《沙特阿拉伯商標注冊法典》，Alamoudi可能獲得的權(quán)利是“不可轉(zhuǎn)讓的”；而且即便被告可以享有使用這個商標的權(quán)利，但該權(quán)利并非像注冊商標權(quán)那樣屬于法定權(quán)利(legal right)，并不具有對抗原告權(quán)利的優(yōu)先地位(not superior)。另一方面，原告ARI自1972年以來一直在沙特為其商標Abu Bint尋求注冊，該注冊申請爭議案件目前正在該國法院審理，沙特法院并沒有說Riceland擁有使用Bint al-Arab商標的法定權(quán)利，也沒有說這些商標未對ARI的Abu Bint商標構(gòu)成侵權(quán)。因此，維持地方法院的禁令，在美國禁止被告損害原告在沙特的商業(yè)利益，并不會對沙特主權(quán)或法律的侵犯，被告的反對理由不能成立。 再者，正是因為本案適用的是美國法而不是外國法，所以也沒有“不方便審理的法院”原則適用的空間。該上訴法院的判決指出：“因為本案適用的是美國法而不是外國法，本案沒有足夠的事實能夠讓一個美國的原告跑到外國法院去起訴。本案中，一家美國公司依據(jù)本國商標法和反不正當競爭法尋求救濟，來制止另一家美國公司在本國和境外實施的非法行為，這已經(jīng)足以讓我們確信地方法院駁回被告的動議并非是濫用其裁量權(quán)。” 從美國法院的上述判決理由來看，對于在美國境內(nèi)加工、包裝和配送的商品，雖然該商品是出口到國外市場銷售的，但是，由于原告(商標權(quán)人)也在美國境內(nèi)從事相同商品的加工、包裝和配送等商業(yè)活動，被告的商品即使是在國外市場銷售的，也會實際上損害原告的利益，因為原告也可以在國外市場銷售同樣的商品或者原告也有在國外市場銷售同樣商品的機會，被告使用與原告相同或者相近似的商標的行為，很有可能造成公眾的混淆(雖然這種混淆主要是發(fā)生在美國境外)，所以，美國法院是可以依據(jù)美國商標法頒發(fā)禁令的。 總之，對于涉外定牌加工出口中的商標侵權(quán)糾紛，因為被告的貼牌加工行為就是在美國境內(nèi)進行的商業(yè)活動，美國法院原則上是可以適用美國商標法來做出侵權(quán)裁判并頒發(fā)禁令的，即便相關(guān)公眾可能的混淆是發(fā)生在美國境外，即使被告使用涉案商標是基于國外委托方的許可而國外委托方在該國享有合法使用該商標的權(quán)利，被告的行為總會有損于美國境內(nèi)同樣生產(chǎn)加工同類商品的商標權(quán)人的利益，使得美國的商標權(quán)人向國外市場出口該同類商品的機會喪失或減少，也使得外國消費者對來自美國的商品發(fā)生來源的混淆。被告企圖以美國商標法不適用于域外銷售行為作為抗辯理由，難以成立。這對于中國法院審理類似案件是有借鑒意義的。中國法院應該認識到涉外定牌加工就是在中國境內(nèi)進行的商業(yè)活動，而不應該再強調(diào)涉外定牌加工行為不是中國境內(nèi)發(fā)生的商標使用行為，也不應該再強調(diào)涉外定牌加工出口到國外市場銷售不會造成相關(guān)公眾的誤認和混淆，而放任這種行為不受中國《商標法》的約束。
