一般來說,在先注冊或使用的商標的顯著性強弱與消費者是否可能產生混淆有著密切的聯系,對于商標相似性的判斷很多時候都要依據在先商標的固有顯著性或獲得顯著性。 首先,在先商標顯著性越弱,與在后商標發生混淆的可能性就越小。在 Furnitureland v. Harris一案中,法院就認為 FURNITURELAND與 FURNITURE CITY商標不具有相似性,理由就在于在先商標是由一個描述性詞語 FURNITURE改造而來,“它所具有的標示來源的功能也是有限的”。在 The European v. The Economist Newspaper一案中,對于前后兩個包含 European的商標是否存在相似性,法院認為雖然在先商標中的EUROPEAN是作為名詞使用的,而在后商標的 EUROPEAN是作為形容詞使用的,但是作為商標最突出的部分, EUROPEAN并不是具有顯著性的“臆造性商標”,而屬于通常使用的商標,因而拒絕了原告請求認定 EUROPEAN構成已注冊商標實質性特征的請求。如果在先商標顯著性較低,則在后商標不得不接近該商標而發生近似,因此,商標顯著性越是弱小,就越有必要改變商標字體、顏色、外觀,以防止與在后商標發生混淆。從立法目的來看,立法者建立在商標顯著性基礎上的相似性判斷,就在于引導商標的使用者、注冊者盡量選擇固有顯著性較強的商標。 其次,如果在先商標具有很高的顯著性,即便在后商標是對在先商標的實質性優化,兩商標之間依然可能具有相似性。在英國樞密院審理的DeCordova v. Vicks salve一案中,雖然上訴人進口、銷售的商品上印制的KARSOTE VAPOUR RUB商標只使用了被上訴人商標的一部分,但拉德克里夫勛爵還是認為, VAPORUB是一個臆造詞(至少在注冊的時候),并且有證據顯示公眾通常將 VAPORUB視為 VICKS VAPORUB(被上訴人商標)的同義詞。正是由于 VAPORUB作為一個原有社會語言中并不存在的臆造詞語,具有相當強的顯著性,樞密院才基于消費者的認知狀態認為前后兩個商標具有相似性,從而保護了在先商標所有者的權利。
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