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商標的“在先使用”和“有一定影響力”的認定及處理

【案例】唐某訴商評委注冊商標行政糾紛案

（一）案情簡介

1998年6月29日，河北省蠡縣志遠油氈廠（志遠油氈廠）在第20類油氈商品上申請注冊“石林SHILIN及圖”商標（即爭議商標），1999年11月28日被核準注冊，注世號為第1337817號。該商標于2000年5月28日經(jīng)商標局核準轉(zhuǎn)讓給昆明市官渡區(qū)關(guān)上興達防水材料經(jīng)營部（關(guān)上興達經(jīng)營部），2003年經(jīng)商標局核準轉(zhuǎn)讓給昆明市官渡區(qū)石林防水材料廠（石林防水材料廠）。本案原告唐某為石林防水材料廠業(yè)主。

2000年8月16日，本案第三人云南新型建筑材料廠根據(jù)2001年修訂前的商標法第27條第1款及當時的商標法實施條例第25條第1款第（2）項的規(guī)定，向商標評審委提出撤銷第1337817號“石林SHILIN及圖”商標的申請。云南新型建筑材料廠在1997年購買了瀕臨破產(chǎn)的昆明建筑材料廠的全部資產(chǎn)，后者于1997年8月經(jīng)昆明市中級人民法院依法宣告破產(chǎn)。商標評審委經(jīng)審理認為，爭議商標與云南新型建筑材料廠在油氈上在先使用并有一定知名度的“石林牌SHILIN及圖”基本相同，志遠油氈廠在獲得商標專用權(quán)后僅四個月即提出注冊商標轉(zhuǎn)讓申請，將爭議商標轉(zhuǎn)讓給與云南新型建筑材料廠同處一地的關(guān)上興達經(jīng)營部，并在商標局核準轉(zhuǎn)讓注冊之前向昆明市中級人民法院提起商標侵權(quán)訴訟，向云南新型建筑材料廠要求50萬元經(jīng)濟賠償，爭議商標的注冊已構(gòu)成以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標的行為。商標評審委依據(jù)現(xiàn)行商標法第31條、第41條和第43條的規(guī)定，于2005年1月5日作出裁定，撤銷第1337817號“石林SHILIN及圖”注冊商標。

原告唐某不服該裁定，向人民法院提起行政訴訟。

（二）本案涉及的知識點

1.他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標的認定。

2.在先使用者所受保護的內(nèi)容。

（三）與本案有關(guān)的現(xiàn)行法規(guī)

商標法第31條申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標。,第41條第2款已經(jīng)注冊的商標，違反本法第13條、第15條、第16條、第31條規(guī)定的，自商標注冊之日起5年內(nèi)，商標所有人或者利害關(guān)系人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該注冊商標。對惡意注冊的，馳名商標所有人不受5年的時間限制。

（四）法院的判決結(jié)果及理由

法院在解決了原告的主體資格、被告適用法律是否正確等問題之后，指出：“就本案而言，判斷爭議商標的注冊是否違反現(xiàn)行商標法第31條的規(guī)定的關(guān)鍵在于：在爭議商標的申請日，他人已經(jīng)使用的商標是否具有一定的影響。”法院經(jīng)審理認為，本案第三人作為撤銷爭議商標的申請人所提供的證據(jù)可以證明“石林牌SHILIN及圖”在1994年于云南省范圍內(nèi)有一定的影響，但第三人在商標評審過程中并未提供1995年3月之后到爭議商標申請日的1998年6月29日之間長達三年多時間里的使用情況，現(xiàn)有證據(jù)無法證明在爭議商標申請日“石林牌SHILIN及圖”商標仍具有一定的影響。因此，爭議商標的注冊并未違反現(xiàn)行商標法第31條的規(guī)定。于2005年9月22日作出判決，撤銷商標評審委的裁定。

（五）評述

1.概述

在2001年修改商標法之前，商標搶注問題曾經(jīng)引起社會各方面的高度關(guān)注。是否應在商標法構(gòu)架內(nèi)給予在先使用的未注冊商標一定程度的保護，學術(shù)界也存在著很大爭論。2001年商標法的修改基本上平息了學術(shù)界的爭議，修改后的商標法第31條明確地規(guī)定了對在先使用的未注冊商標的保護。

事實上，在2001年修改商標法之前，商標主管機關(guān)也曾試圖在原商標法的框架內(nèi)解決商標搶注問題，其基本的方法是擴大對1993年商標法第27條第1款和1993年商標法實施條例第25條第1款的解釋和適用。

1993年商標法第27條第1款規(guī)定：“已經(jīng)注冊的商標，違反本法第8條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由商標局撤銷該注冊商標；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該注冊商標。”1993年的商標法實施條例第25條第1款規(guī)定下列行為屬于“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的行為”：（1）虛構(gòu)、隱瞞事實真相或者偽造申請書及有關(guān)文件進行注冊的；（2）違反誠實信用原則，以復制、翻譯等方式，將他人已為公眾熟知的商標進行注冊的；（3）未經(jīng)授權(quán)，代理人以其名義將被代理人的商標進行注冊的；（4）侵犯他人合法在先權(quán)利進行注冊的；（5）以其他不正當手段取得注冊的。在實踐中，商標局和商標評審委根據(jù)上述規(guī)定，撤銷了一些搶先注冊的商標。但由于當時的法律所限制，這些被撤銷的商標還無法進入司法程序。

在本案中，第三人向商標評審委申請撤銷涉案商標的時間是在2001年商標法修訂之前，但商標評審委審理時2001年修訂的商標法已生效實施。根據(jù)商標評審規(guī)則的規(guī)定，商標評審委適用修改后的商標法進行審理。

2.惡意搶注的構(gòu)成要件

《商標審查和審理標準》對如何適用商標法第31條來審理“以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”案件規(guī)定了四項要件：（1）他人商標在系爭商標申請日之前已經(jīng)使用并有一定影響；（2）系爭商標與他人商標相同或者近似；（3）系爭商標所使用的商品/服務與他人商標所使用的商品/服務原則上相同或者類似；（4）系爭商標申請人具有惡意。

就本案而言，爭議商標“石林SHILIN及圖”與第三人所實際使用的商標“石林牌SHILIN及圖”明顯地屬于近似商標，都使用在油氈上，屬于在相同商品上的近似商標，當事人對此無異議。因此，本案的關(guān)鍵在于其余兩個要件是否得到了滿足：一是第三人的商標在爭議商標申請日前是否有一定影響，二是爭議商標的申請人是否具有惡意。

對于“有一定影響”的判斷，《商標審查和審理標準》給出了一些考察因素，包括：（1）相關(guān)公眾對該商標的知曉情況；（2）該商標使用的持續(xù)時間和地理范圍；（3）該商標的任何宣傳工作的時間、方式、程度、地理范圍；（4）其他使該商標產(chǎn)生一定影響的因素。

對于“惡意”的判斷，《商標審查和審理標準》也給出了一些考察因素：（1）系爭商標申請人與在先使用人曾有貿(mào)易往來或者合作關(guān)系；（2）系爭商標申請人與在先使用人共處相同地域或者雙方的商品/服務有相同的銷售渠道和地域范圍；（3）系爭商標申請人與在先使用人曾發(fā)生過其他糾紛，可知曉在先使用人商標；（4）系爭商標申請人與在先使用人曾有內(nèi)部人員往來關(guān)系；（5）系爭商標申請人注冊后具有以牟取不當利益為目的，利用在先使用人有一定影響商標的聲譽和影響力進行誤導宣傳，脅迫在先使用人與其進行貿(mào)易合作，向在先使用人或者他人索要高額轉(zhuǎn)讓費、許可使用費或者侵權(quán)賠償金等行為；（6）他人商標具有較強獨創(chuàng)性；（7）其他可以認定為惡意的情形。

就本案而言，商標評審委經(jīng)審理認為，爭議商標的注冊已構(gòu)成以不正當競爭手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標的行為。對于“有一定影響”問題，商標評審委認為，本案在案證據(jù)雖尚不足以證明“石林牌SHILIN及圖”商標在爭議商標注冊前已成為馳名商標，但可以證明“石林牌SHILIN及圖”商標由昆明新型建筑材料廠較早開始使用，長期以來在云南省建材行業(yè)已形成一定知名度。對于惡意注冊的問題，商標評審委從兩個方面進行了分析：其一，爭議商標與“石林牌SHILIN及圖”商標相比，主體文字和商標外觀基本相同，僅去掉了一個“牌”字；其二，原注冊人在獲得商標專用權(quán)之后僅四個月即提出商標轉(zhuǎn)讓申請，將爭議商標轉(zhuǎn)讓給與云南新型建筑材料廠同處一地的關(guān)上興達經(jīng)營部，在商標局核準轉(zhuǎn)讓注冊之前又向昆明市中級人民法院提起商標侵權(quán)訴訟，向云南新型建筑材料廠要求50萬元的經(jīng)濟賠償。商標評審委認為，原注冊人注冊商標的主觀意圖并非善意使用，而是利用他人具有一定影響的商標轉(zhuǎn)讓牟利以及利用注冊商標索取高額賠償，其行為明顯具有不正當競爭的主觀惡意。

審理法院在判決中只對第三人的“石林牌SHILIN及圖”商標是否屬于“有一定影響的商標”進行了認定，而沒有提及“以不正當手段”注冊或“惡意”注冊的問題。這或許是出于這樣一種考慮：從邏輯上講，首先應當確定被搶先注冊的商標屬于“有一定影響的商標”，然后才需要確定是否“以不正當手段搶先注冊”。由于法院認定第三人的商標不屬于“有一定影響的商標”，因而也就沒有必要對注冊人的注冊是否屬于“以不正當手段搶先注冊”進行討論。

審理法院在認定了第三人在爭議商標注冊以前在先使用了“石林牌SHILIN及圖”商標的事實以后，轉(zhuǎn)而對該商標“有一定的影響”的時間界線進行了考察。法院認為，第三人所提供的證據(jù)只能證明該商標在1994年于云南省范圍內(nèi)有一定的影響，而沒有提供自1995年3月至爭議商標申請日1998年6月之間長達三年多的時間里使用該商標的證據(jù)。法院在這里提出了一個非常有價值的觀點：商標的影響力是一個動態(tài)的過程，而不是一種靜止的狀態(tài)。這意味著，在方法上，判斷一個在先使用的未注冊商標是否“有一定影響”時，應將申請日前的使用作為一個持續(xù)不斷的過程來考察，而不應截取某一個時間片斷來考察。由于第三人在商標評審過程中并不提供從1995年3月至申請日使用該商標的證據(jù)，而且，本案還有一個特殊的背景,該商標的原使用人于1993年起開始虧損，1997年8月20日破產(chǎn)，因此法院認定，該商標在1994年時曾經(jīng)有一定的影響，但其影響力到申請日已經(jīng)消失。

我們認為，商標的影響力，既是一個時間概念，又是一個空間概念。就時間而言，任何一個商標的影響力，包括馳名商標的影響力，都不會是一成不變的，必須結(jié)合商標所有人的使用情況進行動態(tài)的考察，過去有影響力并不意味著在注冊人提出注冊申請時仍然有影響力。北京一中院的做法是非常值得肯定的。就空間而言，對在先使用的未注冊商標的影響力的要求應有一定的地域限制，《商標審理和審理標準》規(guī)定的是“一定地域范圍內(nèi)”，但這一地域范圍究竟應該有多大，則只能在個案中根據(jù)具體案情確定。

對于“以不正當手段注冊”，亦即惡意注冊問題，首先應當搞清楚兩個基本問題：第一，商標法第31條中的“以不正當手段”與“搶先注冊”之間的關(guān)系；第二，商標法第31條中的“以不正當手段”與商標法第41條第1款中的“以不正當手段”之間的關(guān)系。

就第一個問題而言，我們認為，“搶先注冊”本身并不是“以不正當手段”，單憑搶先注冊就認定“惡意”注冊是沒有法律依據(jù)的。

關(guān)于第二個問題，《商標審查與審理標準》認定商標法第41條第1款中的“以不正當競爭手段”取得注冊是指基于進行不正當競爭、牟取非正常利益的目的，惡意進行注冊的行為，具體是指在商標法第13條、第15條、第31條等條款規(guī)定的情形之外，確有充分證據(jù)證明系爭商標注冊人明知或者應知為他人在先使用的商標而申請注冊的情況。很顯然，這個標準的制定者即商標局和商標評審委把商標法第31條和第41條第1款中的“以不正當手段”解釋成相同含義。我們認為，這是非常錯誤的。

首先，這種解釋不符合商標法修訂的歷史。現(xiàn)行商標法第41條第1款與1993年商標法第27條第1款雖然在文字上有明顯的傳承關(guān)系，但兩者的含義卻不相同，，或者說，不應當按照相同的方法進行解釋。僅就不當注冊的商標而言，現(xiàn)行商標法與1993年商標法相比較，至少增加了四個方面的規(guī)定：一是與他人在先權(quán)利沖突的商標，體現(xiàn)在現(xiàn)行商標法第9條第1款和第31條第一句中；二是復制、摹仿或者翻譯他人馳名商標的商標，體現(xiàn)在現(xiàn)行商標法第13條中；三是代理人未經(jīng)授權(quán)以自己的名稱注冊的商標，體現(xiàn)在現(xiàn)行商標法第15條中；四是含有虛假地理標志的商標，體現(xiàn)在現(xiàn)行商標法第16條中。2001年所增加的這四個方面的規(guī)定，直接對應的商標法第41條第2款，而這一款規(guī)定則是1993年商標法中所沒有的。由此可以看出，如果說1993年商標法因為缺少這四個方面的規(guī)定，不得不對其第27條第1款作廣大解釋，作為權(quán)宜之計，是可以接受的。但在現(xiàn)行商標法已增加了上述四個方面的規(guī)定,并且在原第27條第1款之后增加了新的一款，即現(xiàn)行商標法第41條第2款，商標局和商標評審委還要繼續(xù)對該條第1款作擴大解釋，是不恰當?shù)摹?br />
其次，這種解釋也是不合邏輯的。現(xiàn)行商標法第31條規(guī)定不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標，如前所述，這一條的適用有兩個條件：一是被搶先注冊的商標“有一定影響”，二是搶先注冊是“以不正當手段”所為。按照《商標審查與審理標準》的說明，商標法第41條第1款中的“以不正當手段”取得的注冊有兩個構(gòu)成條件：一是所注冊的商標為“他人在先使用”的商標，二是注冊人的“明知或者應知”。雖然“明知或者應知”只是一種主觀狀態(tài)，既非“不正當手段”，亦非“不正當競爭、牟取非法利益的目的”或“惡意”，但無論“以不正當手段”取得的注冊或出于“不正當競爭、牟取非法利益的目的”的注冊，必然以注冊人“明知”其所搶注的商標是他人在先使用的商標為構(gòu)成要件。按照這種解釋，現(xiàn)行商標法第31條后一句話就完全沒有必要存在。

最后，這種解釋將損害我國商標法的基本制度。商標專用權(quán)注冊產(chǎn)生制是我國商標法的一項基本制度，在通常情況下，未注冊商標既不享有專用權(quán)，也不具有對抗已注冊商標的效力。按照這種解釋，未注冊商標雖然不享有專用權(quán)，但在先的使用卻可以廣泛地對抗他人后來的注冊。商標法第31條可以理解為注冊原則的一個例外，由于有嚴格的適用條件，不會對我國商標法的基本制度產(chǎn)生很大沖擊。而按照商標局和商標評審委對商標法第41條第1款的解釋，任何一個在先使用的商標，不論其是否“有一定影響”，只是注冊人是在“明知或者應知”的情況下進行注冊，即為“以不正當手段”取得的注冊。從相反的角度來看，對于他人已經(jīng)在先使用的商標，只有在“不知道并且沒有合理理由知道”的情況下取得的注冊才為合法、有效。商標注冊人要證明自己“不知道并且沒有合理理由知道”，在事實上幾乎是不可能的。

在澄清了兩個基本問題之后，我們認為，“以不正當手段”一語雖然強調(diào)的是搶先注冊的手段，但在認定時應著重于考察注冊人的目的和動機，而不是手段本身。而注冊人的目的和動機總要是通過一定的行為表現(xiàn)出來，因此，《商標審查與審理標準》所列舉的七項因素還是比較全面的。

需要特別強調(diào)的是，我們認為，商標法第31條有關(guān)在先使用的未注冊商標的保護只能理解為商標權(quán)注冊產(chǎn)生制度的一項例外，其適用應受嚴格限制。它既不意味著在先使用者享有任何實體意義上的商標權(quán)，也不意味著在先使用者享有任何獲得商標注冊的“優(yōu)先權(quán)”或在先的“申請權(quán)”。

(六)對本案的思考

1.如何認定惡意注冊？

2.搶先注冊他人在先使用并有一定影響的商標是否都違反商標法第31條？

標簽：仙桃宜賓漢中韶關(guān) 日喀則紅河七臺河玉溪

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