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國際商標(biāo)注冊:《馬德里議定書》在美國生效

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2003年11月2日,美國成為商標(biāo)國際注冊馬德里議定書體系的積極成員。這是近年來美國商標(biāo)法最重要的變化之一,它提供了一種獲得國際商標(biāo)保護(hù)的系統(tǒng),該系統(tǒng)既精簡又具有很高的成本效益。
本文概述了《馬德里議定書》的工作方式,以及它可能對尋求對其商標(biāo)進(jìn)行國際保護(hù)的商標(biāo)所有人帶來的一些潛在的利弊。
馬德里議定書-概述
在許多國家/地區(qū),長期以來就有可能使用相當(dāng)簡單的程序在國際上保護(hù)商標(biāo)-《馬德里協(xié)定》,這是1891年首次通過的國際公約。
由于《馬德里協(xié)定》包含一些阻礙許多國家加入的缺點,因此誕生了一項新的國際商標(biāo)保護(hù)公約,即《馬德里議定書》,該協(xié)定于1996年首次生效。《馬德里協(xié)定》和《議定書》現(xiàn)在并存,有些國家加入了一個或一個。其他,還有一些同時加入。
美國是最近批準(zhǔn)該議定書(但不是該協(xié)議)的國家之一,該國于2003年11月2日生效。根據(jù)該議定書,美國公司可以利用其美國商標(biāo)申請或注冊來獲得商標(biāo)保護(hù)。在任何或所有其他成員國中。此外,其他成員國的外國公司也可以使用該協(xié)議在美國獲得保護(hù)
協(xié)議如何運作-簡要摘要
如下所述,《馬德里議定書》的申請人首先要在其本國提交常規(guī)商標(biāo)申請,或者依靠該國的現(xiàn)有注冊(“本國商標(biāo)”)開始。然后,申請人根據(jù)其原籍商標(biāo)在其本國商標(biāo)局提出另一項單獨的申請,這稱為國際申請。在國際申請中,申請人要求進(jìn)行國際注冊,并指定一個或多個其他尋求商標(biāo)保護(hù)的議定書成員國。
本國商標(biāo)局(稱為原屬局)將國際申請轉(zhuǎn)發(fā)給位于瑞士日內(nèi)瓦的世界知識產(chǎn)權(quán)局(WIPO),如果滿足所有正式要求,該局將進(jìn)行國際注冊。然后,WIPO通知已尋求保護(hù)的《議定書》成員國。這些國家/地區(qū)將保護(hù)請求視為申請者直接在該國提出的國家商標(biāo)申請。這些辦事處進(jìn)行其本國法律要求的審查,并在必要時根據(jù)本國法律受理異議程序。1個
本文隨附61個活躍成員國的列表。預(yù)計會有更多國家加入。
目前的成員國包括歐盟國家,東歐和前蘇聯(lián)的一些國家,澳大利亞,日本,中國以及許多非洲國家。目前,北美或南美地區(qū)唯一的成員國是美國,古巴,安提瓜和巴布達(dá)。
此外,大多數(shù)講西班牙語的國家也從成員名單中明顯丟失。這是因為協(xié)議文件的允許語言僅限于英語和法語。將來可能會添加西班牙語。
準(zhǔn)據(jù)法
在美國,2002年《馬德里議定書實施法》(“ MPIA”)(第107-273號法律,116條第1758號,1913-1921號法律)對1946年《商標(biāo)法》進(jìn)行了修正,以在美國實施《馬德里議定書》。MPIA生效2003年11月2日。在《聯(lián)邦規(guī)章》第37卷的第2部分和第7部分中,美國專利商標(biāo)局增加了新的法規(guī),并對現(xiàn)有法規(guī)進(jìn)行了修訂,以實施MPIA。MPIA及其實施法規(guī)可在www.uspto.gov/main/trademarks.htm上找到。
誰可以根據(jù)馬德里議定書提出國際申請,以及可以在哪里提出申請
根據(jù)《馬德里議定書》提出的國際申請可以由任何以馬德里議定書成員國為住所或國民,或在該國擁有“真實有效的工業(yè)或商業(yè)機(jī)構(gòu)”的實體或個人提出。因此,在某些情況下,申請人可以選擇兩個或多個“本國”。例如,一旦該協(xié)議在美國生效,則一家在英國(也是協(xié)議國家)設(shè)有運營機(jī)構(gòu)的美國公司可以在美國或英國提交文件
《馬德里議定書》提出申請的前提
如上所述,要根據(jù)《議定書》提出申請,申請人必須先進(jìn)行家庭申請或注冊。該申請或注冊必須針對尋求國際保護(hù)的相同商標(biāo)和相同商品和服務(wù)。如果有必要涵蓋所有尋求國際保護(hù)的商品,則申請人可以依靠多個國內(nèi)申請或注冊。
提交國際申請
一旦提交了原籍申請(或確定了原籍注冊),下一步就是在申請人的原產(chǎn)商標(biāo)局(即原籍申請或注冊所在的國家商標(biāo)局)提交國際申請。該國際申請必須至少在一個其他《議定書》成員國中包含一項保護(hù)請求,并且可能包含多達(dá)60個此類請求。該請求被稱為“保護(hù)擴(kuò)展請求”(或擴(kuò)展請求)。有時使用縮寫REP。
內(nèi)政部將僅出于有限目的審查國際申請,主要是為了證明該商標(biāo)與基本家庭申請或注冊中的商標(biāo)相同,申請人相同,并且商品和服務(wù)由該房屋涵蓋申請或注冊。內(nèi)政部還證明申請日期,然后將國際申請轉(zhuǎn)發(fā)給WIPO。
在根據(jù)《馬德里議定書》提出國際申請時,有可能根據(jù)《巴黎公約》要求優(yōu)先權(quán)。也就是說,如果國際申請是在六個月的《巴黎公約》窗口之內(nèi)提出的,通常可以成功地要求申請人首次提出該商標(biāo)的國家申請的優(yōu)先權(quán)。
WIPO的作用
WIPO還審查了國際申請,但僅針對形式。
WIPO檢查是否滿足所有基本申請要求(例如,有附圖標(biāo)記),商品和服務(wù)是否已根據(jù)《尼斯公約》正確分類,并且已支付所有費用。
如果提出任何問題,WIPO將通知內(nèi)政部和申請人,并且必須在三個月的期限內(nèi)解決這些問題,以避免遺棄。
一旦申請形式正確,便會進(jìn)行國際注冊,WIPO將通知提出延期申請的國家的商標(biāo)局。然后,這些國家商標(biāo)局中的每一個都會分別對那里的保護(hù)請求進(jìn)行單獨審查。
國家商標(biāo)局的作用
就像在該國直接提交的任何申請一樣,在要尋求保護(hù)的指定國家中進(jìn)行考試。各個國家或地區(qū)可以直接申請的任何理由拒絕注冊。異議程序的范圍與國內(nèi)法相同。
盡管在沒有WIPO參與的情況下在各個國家進(jìn)行了實質(zhì)性起訴,但WIPO獲悉了結(jié)果,并發(fā)布和記錄了有關(guān)訴訟的信息。
根據(jù)《馬德里議定書》,國家商標(biāo)局必須在12個月內(nèi)發(fā)出駁回決定,可以選擇將該期限延長到18個月。美國選擇了更長的時間。如果在12個月或18個月的時間內(nèi)沒有發(fā)出拒絕,則必須接受該商標(biāo)的保護(hù)。
允許個別國家表示拒絕是基于異議的,即使直到十二個月或十八個月之后才做出異議,如果通知WIPO在規(guī)定的期限內(nèi)有異議的可能性,則該國家也可以這樣做。
如果國家商標(biāo)局最終允許該擴(kuò)展請求,則該請求將被注冊,通常被稱為已注冊的保護(hù)擴(kuò)展。
《馬德里議定書》提供保護(hù)的地方
《馬德里議定書》將在原始國際申請中指定的或以后指定的任何《馬德里議定書》國家中提供保護(hù)。以后進(jìn)行的指定稱為后續(xù)指定,通常在提交時會收到一個有效的申請日期。如果后續(xù)指定是在國際注冊所給予的《巴黎公約》優(yōu)先權(quán)日起6個月內(nèi)提交的,則該優(yōu)先權(quán)也可能適用于后續(xù)指定。
備案費
根據(jù)馬德里議定書,最多進(jìn)行3個國際類別的國際申請的基本申請費為653瑞士法郎(當(dāng)前約為497美元)(如果商標(biāo)是彩色的,則為903瑞士法郎,或約688美元)。另外,每個指定國家/地區(qū)都需要額外收費。除非指定國家確定個人費用,否則這筆費用將為73瑞士法郎(約合55美元),該費用不得超過直接在該國提交申請的費用。迄今為止,已有23個成員國設(shè)定了個人費用。美國已這樣做,其費用與美國專利商標(biāo)局當(dāng)前收取的費用相同。
在某些情況下,對于超過3類的每類商品和服務(wù),將收取73瑞士法郎(約合55美元)的附加費。內(nèi)政部可能會收取處理和手續(xù)費,以將國際申請證明和轉(zhuǎn)發(fā)給WIPO。
WIPO網(wǎng)頁上包括一個費用計算器,使用戶可以輸入所有相關(guān)信息,當(dāng)然包括尋求保護(hù)的國家,并收取總的申請費。WIPO費用表可在www.wipo.int/madrid上找到,而WIPO費用計算器可在www.wipo.int/madrid/feecalc/FirstStep上找到。
國際注冊對國內(nèi)申請或注冊的依賴性
在國際注冊生效之日起的頭五年內(nèi),其有效性和范圍將取決于基本家庭申請或注冊的命運。例如,在該五年期間內(nèi),任何限制,最終拒絕或放棄住所申請,或取消,限制或使住所登記無效,都會對國際登記以及將保護(hù)范圍擴(kuò)展到《馬德里議定書》國家的情況產(chǎn)生相同的影響。如果在五年期間結(jié)束后由于在該期間發(fā)起的訴訟而發(fā)生了家庭申請/注冊的放棄,取消等情況,也是如此。
五年依賴的概念通常被稱為集中攻擊(涉及第三方的行為)。但是,五年期結(jié)束后,國際注冊便獨立于基本的家庭申請或注冊。
依賴性或集中式攻擊的影響可以通過稱為轉(zhuǎn)換的另一個概念來減輕。這樣一來,國際注冊就可以在指定的延伸國家轉(zhuǎn)換為單獨的國家申請,同時保留原始國際注冊的日期(或后續(xù)指定)和要求的任何優(yōu)先權(quán)。商標(biāo)所有人必須在取消國際注冊的三個月內(nèi)提出轉(zhuǎn)換申請。
替代效應(yīng)
國際注冊被視為以同一所有人,同一所有人的名義代替同一商標(biāo),同一商品和服務(wù)的先前存在的國家注冊。如果滿足所有這三個要求,則替換效果會自動發(fā)生,并且國際注冊將符合先前的國家注冊的優(yōu)先日期。因此,如果不更新國家注冊,則由于替換效應(yīng),擴(kuò)展到該國的國際注冊的持有人將保留其權(quán)利。
如果允許國家注冊過期,則所有者可以要求在國家商標(biāo)局和WIPO的記錄中注明替換記錄。實際上,很少有國際注冊持有人允許其國家注冊過期,因此,很少有人提出要進(jìn)行替換的請求。
記錄影響國際注冊的變更
《馬德里議定書》允許僅向WIPO提交一份文件,即可記錄適用于所有保護(hù)范圍的文件,例如所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓,名稱或地址的更改或商品和服務(wù)的限制。分配可以是總計,也可以僅分配給某些指定的國家,或者僅分配給某些商品和服務(wù)。
但是,只能分配給有權(quán)獲得《馬德里議定書》保護(hù)的個人或?qū)嶓w,即《馬德里議定書》國家的國民或住所,或在那兒擁有真實有效的工商機(jī)構(gòu)的實體。如果不是這種情況,WIPO將不會記錄該任務(wù)。
《馬德里議定書》不需要將商譽與商標(biāo)一起轉(zhuǎn)讓。但是,國家法律將管轄商標(biāo)的分配及其相關(guān)的善意。因此,在美國,仍然需要轉(zhuǎn)讓與商標(biāo)相關(guān)的商譽。
續(xù)約
國際注冊的有效期為十年,可以十年為期更新。可以針對所有推廣國或僅針對其中一部分推廣國際注冊。《馬德里議定書》不需要使用證明即可續(xù)展。但是,成員國可能會要求這樣做,以保持對保護(hù)的注冊延期。美國這樣做。
同樣,如果國際注冊期滿或被取消,所有相應(yīng)的保護(hù)延長期也將同樣到期。因此,無意中未能續(xù)簽國際注冊可能會產(chǎn)生廣泛而可怕的后果。WIPO將在續(xù)約到期前六個月向所有人發(fā)送提醒。
《馬德里議定書》的某些潛在利弊
與在尋求保護(hù)的國家商標(biāo)局提交單獨申請相比,《馬德里議定書》具有許多潛在的優(yōu)勢。該協(xié)議允許以一種語言(包括英語)以單筆費用(一種貨幣)提交一次申請,這可能會在多達(dá)60個不同的成員國中提供保護(hù)。因此,與在多個國家/地區(qū)分別提交文件相比,初始提交流程非常簡化,并且僅需要在一個國家/地區(qū)保留法律顧問。
但是,如果國家商標(biāo)局拒絕審查延期請求,或者提出異議,則有必要在該國保留當(dāng)?shù)芈蓭煛R虼耍c直接在多個國家/地區(qū)進(jìn)行歸檔相比,節(jié)省的成本可能取決于在指定國家/地區(qū)是否一切順利。
《議定書》還規(guī)定了不超過18個月的規(guī)定期限,在此期間內(nèi),指定成員國的辦事處必須提出可能的拒絕意見。與國家申請相比,這通常提供了更短的審查期限。
《馬德里議定書》最大的潛在優(yōu)勢之一就是能夠通過一次提交就記錄并記錄所有權(quán)變更等重要事件的能力。但是,一個潛在的重要陷阱是禁止將商標(biāo)分配給沒有享受《馬德里議定書》權(quán)利的實體。例如,這意味著商標(biāo)可能不會分配給加拿大購買者,因為加拿大不是議定書的成員。因此,一家公司預(yù)期其商標(biāo)組合的未來轉(zhuǎn)讓,或者只是想擁有無限的酌處權(quán),可能就不會根據(jù)《馬德里議定書》進(jìn)行訴訟。
《議定書》的另一個潛在的巨大優(yōu)勢是,續(xù)簽可以每十年一次提交一份申請,每次收費一次(某些國家(包括美國)強(qiáng)加了單獨的使用要求,以保持在那里的注冊)。因此,對于希望在不久的將來使用商標(biāo)的公司而言,可節(jié)省大量的續(xù)展費用。同樣,如果行業(yè)品牌很少持續(xù)十年或十年以上,那么這將不會帶來明顯的好處。
與其他許多國家的法律相比,美國法律通常要求對商品和服務(wù)進(jìn)行更窄,更具體的標(biāo)識這一事實可能導(dǎo)致該協(xié)議的一個缺陷。因此,基于美國基本申請和注冊的國際申請以及在指定成員國中的后續(xù)保護(hù)可能會狹義地定義商品和服務(wù)。在起訴過程中,向美國提出延期申請也必須遵守美國的規(guī)則。出于這個原因,可以基于一個或多個地點的“真實有效的工業(yè)或商業(yè)機(jī)構(gòu)”來選擇祖國的申請人,可以選擇比美國要求更嚴(yán)格的祖國
同樣,商標(biāo)所有人應(yīng)充分意識到馬德里議定書依賴性或“集中攻擊”要求帶來的風(fēng)險。如果基本申請或注冊全部或部分落入了規(guī)定的期限內(nèi),則如上所述,除非實現(xiàn)轉(zhuǎn)換,否則國際注冊和所有保護(hù)范圍都將同樣丟失或受到限制。但是轉(zhuǎn)換很可能會導(dǎo)致大量的額外費用,因為轉(zhuǎn)換申請必須重新任命當(dāng)?shù)芈蓭熼_始,并要繳納另一組申請費。
最后,預(yù)計《馬德里議定書》的實施將極大地復(fù)雜化并增加美國商標(biāo)搜索和許可的成本。為了進(jìn)行徹底的搜索,現(xiàn)在有必要檢查覆蓋范圍已經(jīng)或可能擴(kuò)展到美國的國際注冊記錄。例如,如果國際注冊于2003年11月1日在澳大利亞提出,并擴(kuò)展到美國,則該國際注冊應(yīng)優(yōu)先于該日期之后在該國提出的美國國家申請。

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