盡管美國自1905年起就承認《巴黎公約》為優先事項，但除少數例外情況外，它不承認美國商業以外的使用（《蘭納姆法》第45條（編入美國法典第15條第1127款，將“商業”定義為“所有”電子商務可以由國會依法監管”）為產生保護的美國商標權利。普遍同意，第6條之二在美國法律下既不明確也不隱含（例如，參見Grupo Gigante SA De CV訴Dallo＆Co（391 F3d 1088（9th Cir 2004））和ITC Limited訴Punchgini，Inc（ 482 F3d 135（2d Cir 2007）。
但是，繼最高法院于2014年在Lexmark International，Inc訴Static Control Components，Inc（572 US，134 S Ct 1377（2014））一案中對《蘭納姆法》做出的虛假廣告案中的解釋之后，美國上訴法院最近發表了兩項意見–兩者都涉嫌美國公司盜用墨西哥馳名商標，都以一種新的方式解釋了《蘭納姆法》中不公平競爭條款，從而開辟了原告有可能提起假冒訴訟的指控。僅在美國境外擁有其商標，再加上在美國境內享有聲譽。盡管在這兩種情況下對潛在損害的討論存在問題（如我們在此處所述），但這可能意味著非美國商標擁有者擁有一個強大的新工具，可以用來挑戰那些首先在美國使用外國擁有者商標的侵權者。
Belmora和Prolacto的止贖事實模式
這兩個案件–Belmora訴Bayer（819 F 3d 697（2016年4月Cir））和Paleteria La Michoacana，Inc訴Productos Lacteos Tocumbo SA De CV（743 F App'x 457（DC Cir 2018））–呈現出相似的事實模式，但有一個關鍵的區別。在Belmora，美國制藥公司Belmora于2003年申請了商標FLANAX的注冊，并于一年后在美國與萘普生鈉（一種止痛藥）結合使用。但是，拜耳在墨西哥也注冊了萘普生的FLANAX商標，并自1970年代后期開始在墨西哥使用。拜耳從未在美國商業中使用該商標，據了解，該商標既包括州際貿易，也包括涉及外國和美國的商業。（盡管第三方（其中許多位于墨西哥邊境城鎮中）已將拜耳的FLANAX產品運到美國，但此類銷售未得到拜耳的授權或監管，因此沒有確保拜耳的利益。拜耳消費者保健公司訴Belmora有限責任公司，110 USPQ2s 1623，2014 WL 1679146（TTAB 2014）。拜耳于2004年提出了美國商標注冊FLANAX的申請，但由于Belmora的先前申請而被拒絕。值得注意的是，在美國提起訴訟之前，拜耳曾表示，它不打算在美國使用FLANAX商標，因為它打算僅以ALEVE品牌出售萘普生。
第43（a）（1）條的虛假關聯規定未提及原告是否必須擁有先前在美國商業中使用的商標。然而，該規定在歷史上一直是這樣解釋的。（例如，參見Two Pesos，Inc訴Taco Cabana，Inc（505 US 763（1992））；史蒂文斯法官同意，盡管第43（a）節“未提及商標”，但“創建了聯邦訴訟因由”商標文本的這種轉換“與法規的目的一致”）。以原告必須擁有商標為前提進行閱讀是合理的；似乎合乎邏輯的推斷是，除了困惑的消費者外，唯一可能因濫用混淆而受到傷害的一方美國商業商標是美國商標的所有者。
到目前為止，非美國商標所有人已嘗試以多種方式填補保護方面的空白，但僅取得部分成功。例如，各種非美國位置特定的企業（例如，旅館，飯店和賭場）通過爭論在美國的廣告或預訂服務產生了受保護的美國商標權利，成功地擴展了“商業用途”的定義（參見，例如，International Bancorp LLC訴摩納哥的銀行和銀行法人329 F 3d 359（2003年4月Cir）和Penta Hotels Ltd訴Penta Tours9 USPQ2d 1081（D Conn 1988），其中針對歐洲連鎖酒店的廣告和預訂服務被視為在美國商業中使用。對輔助商品和服務的保護，包括為WIMBLEDON或UEFA之類的商標進行廣播或商品銷售，也可以緩解這一問題。
在美國，保護著名商標的一種失敗方法是倡導著名的商標學說，例如《巴黎公約》第六條之二所載的商標學說。美國上訴法院和TTAB普遍同意，《蘭納姆法案》（Lanham Act）未在第6條之二中解讀，該法案中也沒有任何語言支持美國商標所有權要求的著名商標例外。美國法院最接近采用著名商標學說的是Grupo Gigante SA De CV訴Dallo＆Co（391 F 3d 1088，1094（9th Cir 2004）），在第九巡回法院中推測這種學說可能是為了公眾利益。然而，巨人其他上訴法院從未遵循過推理。
貝爾莫拉（Bermora）地方法院已駁回了拜耳的商標訴訟，因為拜耳在其投訴中承認其未在美國商業中使用其商標（貝爾莫拉有限責任公司（Bermora LLC）訴拜耳消費者保健股份公司（Bayer Consumer Care AG），84 F Supp 3d 490（ED Va 2015））。拜耳在上訴中辯稱，第43（a）（1）（A）條不需要這種使用。第四巡回法庭是在利盟之后第一個被要求解釋《蘭納姆法案》中不正當競爭條款的聯邦上訴法院。
Prolacto訴訟中的事實模式很復雜，涉及多個商標，多個市場和一些法律問題，超出了不使用聲譽的討論范圍。例如，任何一方都不能成功主張先前的全國普通法或注冊商標權。還有一個問題是，“ LA MICHOACANA”一詞的字面意思是“來自米卻肯州的女孩（或女人）”，是否在地理上描述了商品。
Prolacto斷言，PLM在事先了解Prolacto的業務和聲譽的情況下在美國采用了LA MICHOACANA標記，目的是將面食賣給知道Prolacto及其LA MICHOACANA產品的美國墨西哥移民。（各方同意，LA MICHOACANA商標在墨西哥很普遍，該名稱出現在墨西哥的每個城鎮的商店或攤位上。但是，由于該名稱在墨西哥的廣泛第三方使用，他們對該名稱是否在墨西哥具有商標權表示爭議。）。但是，在地方法院審議簡易判決動議時，第四巡回法院的貝爾莫拉尚未做出決定。沒有公認的理論可以證明Prolacto在采用PLM時的聲譽是相關的，并且Prolacto著名的商標類型論點在當時的簡易判決中被駁回為當時美國法律所不具備的（Paleteria La Michoacana訴Products Lacteos，69 F Supp 3d 175 ，201（DDC 2014））。
